sic! 06/2017

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Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l’information et de la concurrence

Aus dem Inhalt  |  Sommaire

Sevan Antreasyan Biens virtuels et droit des marques

Frank Bremer  |  Désirée Stebler Der Verfügungsantrag im Kartellverwaltungsverfahren: Die Schranken der Informationstätigkeit der Wettbewerbsbehörden Alfred Früh Wenn der Lizenzgeber bezahlt: «Reverse Payment»-Vereinbarungen im Visier des Kartellrechts

Herausgeberkollegium Editeurs

Marc Amstutz Mathis Berger Reto M.Hilty Michel Jaccard Eugen Marbach Cyrill P. Rigamonti Jacques de Werra

Bundesverwaltungsgericht – «Kernkraftwerk» Privatwirtschaftliche Informationen: wann unterliegen sie dem BGÖ?

Schiedskommission – «Automatische Tarifverlängerung» Unbegrenzte automatische Verlängerung von Tarifen: zulässig?

Bundesgericht – «Car-Net» Beschreibender Charakter eines Oberbegriffs: für alle unter denselben Oberbegriff fallenden Waren?

Bundesgericht – «Stickmaschinenabstandhalter» Auslegung von Patentansprüchen

Stefan G. Fuchs Stellungnahme G 1/15 der Grossen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts – Teilpriorität «entgiftet» Teil- und Stammanmeldungen

Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l’information et de la concurrence

AIPPI CH (Schweizerische Vereinigung zum Schutz des Geistigen Eigentums | Association Suisse pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) IGE  |  IPI (Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum | Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle) ALAI Suisse (Groupe Suisse de l’Association Littéraire et Artistique Internationale) AROPI (Association Romande de Propriété Intellectuelle) ASAS (Schweizerische Vereinigung für Wettbewerbsrecht  |  Association Suisse du droit de la concurrence) INGRES (Institut für gewerblichen Rechtsschutz) LES-CH (Schweizerische Landesgruppe der Licensing Executives Society  |  Groupe Suisse de Licensing Executives Society) ProLitteris (Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst  |  Société suisse de droits d’auteur pour l’art littéraire et plastique) SF•FS (Schweizer Forum für Kommunikationsrecht  |  Forum Suisse pour le Droit de la Communication) SSA (Société Suisse des Auteurs) SUISA (Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik  |  Coopérative des auteurs et éditeurs de musique) SUISSIMAGE (Schweizerische Genossenschaft für Urheberrechte an audiovisuellen Werken  |  Coopérative suisse pour les droits d’auteur d’oeuvres audiovisuelles) SWISSPERFORM (Gesellschaft für Leistungsschutzrechte  |  Société pour les droits voisins) VESPA  |  ACBSE (Verband der freiberuflichen Europäischen und Schweizer Patentanwälte  |  Association des conseils en brevets suisses et européens de profession libérale) VIPS  |  ACBIS (Verband der Industriepatentanwälte in der Schweiz  |   Association des Conseils en Brevets dans I’Industrie Suisse) VSP  |  ASCPI (Verband Schweizerischer Patentanwälte  |  Association Suisse des Conseils en Propriété Industrielle) Herausgeberkollegium  |  Editeurs Marc Amstutz, Prof. Dr. iur., Rechtsanwalt, Universität Freiburg Eugen Marbach, Prof. Dr. iur., Fürsprecher, Universität Bern Cyrill P. Rigamonti, Prof. Dr. iur., Rechtsanwalt, Universität Bern Jacques de Werra, prof., dr en droit, avocat, Université de Genève Korrespondenten  |  Correspondants Europäisches Urheber- und Informationsrecht: Prof. Dr. Reto M. Hilty, Direktor Max-Planck-Institut, München/Universität Zürich Europäisches Kennzeichen- und Designrecht: Prof. Dr. Annette Kur, Max-Planck-Institut, München Europäisches Technologierecht: Dr. Stefan Luginbühl, Rechtsanwalt, Europäisches Patentamt, München Europäisches Wettbewerbsrecht: Prof. Dr. Marc Amstutz, Rechtsanwalt, Universität Freiburg Internationale Rechtsentwicklung: prof. Dr. Felix Addor, Fürsprecher, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Bern Schweizerische Wettbewerbskommission: Dr. Oliver Schaller, Vizedirektor Sekretariat WEKO, Bern Mathis Berger, Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich (Vorsitz) Reto M. Hilty, Prof. Dr. iur., Direktor Max-Planck-Institut, München/Universität Zürich Michel Jaccard, dr en droit, avocat, Genève

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Valentin Blank (Bv), Fürsprecher, Bern Patrick Degen (Dp), Fürsprecher, Bern Adrian M. Gautschi (Gd), lic. iur., Rechtsanwalt, Zürich Markus Kaiser (Km), Rechtsanwalt, Zürich

Michael Reinle (Re), Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich Alesch Staehelin (St), Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich Fabian Wigger (Wf), Rechtsanwalt, Zürich Verlag  |  Maison d’édition Schulthess Juristische Medien AG Zwingliplatz 2, Postfach, CH-8021 Zürich, Internet: www.schulthess.com

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Inhaltsverzeichnis  |  Table des matières

«Automatische Tarifverlängerung» Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten

Aufsätze  |  Articles

Schutzrechten vom 8. Dezember 2016 Zeitlich unbegrenzte Tarifverlängerung ist unangemessen

Biens virtuels et droit des marques Sevan Antreasyan

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Der Verfügungsantrag im Kartellverwaltungsverfahren: Die Schranken der Informationstätigkeit der Wettbewerbsbehörden Frank Bremer  |  Désirée Stebler 345

3. Persönlichkeits- und Datenschutzrecht  |   Protection de la personnalité et protection des données «Auskunft über WEKO-Sanktionsverfügung» Bundesverwaltungsgericht vom 30. November 2016 Datenschutzrechtlicher Auskunftsanspruch eines nicht verfahrensbeteiligten Dritten trotz hängigem Beschwerdeverfahren Anmerkung von Michael Reinle 4. Kennzeichenrecht  |  Droit des signes distinctifs 4.1 Marken  |  Marques «Car-Net» Bundesgericht vom 21. September 2016 Beschreibender Charakter für alle unter denselben Oberbegriff fallenden Waren 381 «Reno» Bundesverwaltungsgericht vom 15. Dezember 2016 Schutzfähigkeit einer Marke trotz geografischen Gehalts 383 375

Forum – Zur Diskussion  |  A discuter

Wenn der Lizenzgeber bezahlt: «Reverse Payment»-Vereinbarungen im Visier des Kartellrechts

Buchbesprechung Alfred Früh

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Rechtsprechung  |  Jurisprudence

1. Informationsrecht  |  Droit de l’information «Kernkraftwerk» Bundesverwaltungsgericht vom 14. Dezember 2016 Privatwirtschaftliche Informationen als amtliches Dokument 2. Urheberrecht  |  Droit d’auteur 2.4 Verwertungsrecht  |  Gestion des droits «Vergütungsberechnung» Kantonsgericht Luzern vom 14. November 2016 Berücksichtigung der gesamten Belegschaft für die Festlegung der Vergütung

6. Technologierecht  |  Droit de la technologie 6.1 Patente  |  Brevets d’invention «Stickmaschinenabstandhalter»

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Bundesgericht vom 14. Oktober 2016 Keine bundesrechtswidrige Auslegung der Patentansprüche

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INHALTSVERZEICHNIS  |  TABLE DES MATIÈRES

Berichte  |  Rapports Stellungnahme G 1/15 der Grossen Beschwerde­ kammer des Europäischen Patentamts – Teilpriorität «entgiftet» Teil- und Stammanmeldungen Stefan G. Fuchs 388

Bibliographie

Neuerscheinungen  |  Nouveautés

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Besprechung  |  Compte rendu Philippe Monnier

Ausländisches Kartellrecht als Eingriffsnorm Ein Beitrag zum internationalen Vertragsrecht Besprochen von Patrick L. Krauskopf, Prof. Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Zürich

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FSÄTZE  |  ARTICLES

AUFSÄTZE  |  ARTICLES

Biens virtuels et droit des marques S evan A ntreasyan *

aufgeworfenen werden, weist dieser Beitrag auch insoweit praktische Bedeutung auf, als diese Art der Nut- zung weiterentwickelt und verstärkt werden soll. Qualification des biens virtuels au regard du droit des marques 1. En général 2. Définition souhaitable III. Enregistrement et protection d’un « signe virtuel » 1. Procédure de dépôt d’un « signe virtuel » à titre de marque 2. Obligation d’usage I. Introduction II.

Cet article constitue le prolongement d’un chapitre de la thèse Réseaux sociaux et mondes virtuels – Contrat d’utilisation et aspects de propriété intellectuelle (Genève 2016 ; publiée sur ) qui est consacré au droit des marques en lien avec les réseaux sociaux et les mondes vir- tuels. Dans cet article, le champ d’étude a été étendu, de sorte à in- clure également d’autres types de biens virtuels que ceux que l’on peut trouver dans un monde virtuel (soit en particulier les stickers). Le but de cette contribution est ainsi d’analyser les questions principales soulevées par les biens virtuels en relation avec le droit suisse des marques. En particulier, cet article propose dans un premier temps une définition des biens virtuels au re- gard du droit des marques. L’atten- tion sera ensuite portée sur la ma- nière de protéger des signes distinc- tifs qui sont utilisés en lien avec des biens virtuels – comment les enre­ gistrer à titre de marque? Quelle est l’étendue de leur protection? – et sur l’étendue de la protection des mar­ ques existantes qui sont enregistrées en lien avec des produits « réels » dans l’hypothèse où celles-ci seraient (po- tentiellement) violées par l’utilisa- tion d’un signe similaire en lien avec des biens virtuels. Au-delà des questions théoriques soulevées par l’utilisation de signes distinctifs « sur » des biens virtuels, cet article vise également un intérêt pratique, dans la mesure où ce type

d’utilisation est voué à évoluer et à se développer davantage.

Dieser Artikel bildet die Fortsetzung eines Kapitels der Dissertation «Réseaux sociaux et mondes vir­ tuels – Contrat d’utilisation et aspects de propriété intellectuelle» (Genf 2016; veröffentlicht auf ), welche sich dem Marken- recht imZusammenhang mit sozialen Netzwerken und virtuellen Welten widmet. Im vorliegenden Beitrag wurde der Blickwinkel so erweitert, dass auch andere Arten von virtuel- len Gütern erfasst werden als dieje- nigen, welche in einer virtuellenWelt gefunden werden (insbesondere vir- tuelle Stickers). Ziel dieses Beitrages ist, die Kern­ fragen von virtuellen Gütern in Bezug auf das schweizerische Markenrecht zu analysieren. Insbesondere wird zunächst eine markenrechtliche De- finition von virtuellen Gütern vorge- schlagen. Anschliessend wird das Augenmerk auf die Art und Weise gelegt, wie Kennzeichen für virtuelle Güter geschützt werden können – wie werden sie als Marke registriert? Was ist deren Schutzumfang? –, und auf den Schutzumfang bestehender, für «reale» Waren registrierte Marken, falls diese (möglicherweise) durch die Nutzung eines ähnlichen Zei- chens für virtuelle Güter verletzt wer- den. Neben der Behandlung theoretischer Fragen, welche durch die Nutzung von Kennzeichen für virtuelle Güter

3. Étendue de la protection du « signe virtuel » enregistré à titre de marque Violation d’une «marque traditionnelle » 1. Usage d’un signe 2. Identité /similarité des signes 3. Identité /similarité des produits ou services 4. Risque de confusion 5. Cas particulier de la violation d’une marque de haute renommée

IV.

V. Conclusion Résumé  |  Zusammenfassung

I. Introduction

Les biens virtuels – qui se définissent comme des ensembles de données (code informatique) générant un élé- ment graphique numérique 1 – représen- * Dr en droit, avocat, Genève.  1 S. Bürge, Online Gaming – Reale rechtliche Stolpersteine in virtuellenWelten, sic! 2006, 804 ; L. Davis, Creation and protection of trade mark rights in « Second Life » : Inade- quacies in Australia’s current law, Australian intellectual property journal 2007, 190 ; J. A. T. Fairfield, Virtual Property, Boston

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tent une catégorie particulière de biens numériques 2 . Ils ont cela de particulier qu’ils sont généralement destinés à être utilisés dans un monde virtuel, un jeu ou un réseau social. Les biens virtuels sont apparus en premier lieu dans les mondes virtuels 3 et permettent par exemple de person- naliser l’apparence d’un avatar ou d’ob- tenir des représentations virtuelles d’objets réels (tels que des accessoires de mode, des meubles, etc.). Il est à noter que, malgré le déclin de popula- rité des mondes virtuels comme Second Life 4 , ceux-ci pourraient bien bénéficier d’un second souffle grâce à l’avènement de la réalité virtuelle. À ce propos, les créateurs de Second Life ont annoncé qu’un nouveau monde virtuel – compa- tible avec certains accessoires de réalité virtuelle (tel que les casques Oculus ) – serait lancé au premier trimestre 2017 et, par ailleurs, les sociétés Facebook et Google sont toutes deux intéressées au phénomène de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée 5 . University Law Review 2005, 1063 ; M. Nänni, Märkte virtueller Welten: Rechts- natur und Übertragung virtueller Güter, Zu- rich 2009, 34.  2 Les biens numériques sont généralement définis comme tout type de fichier informa- tique ( e.g. e-mail, fichier musical, vidéo, photo, livre électronique, etc.); cf. en parti- culier Y. Benhamou/L. Tran, Circulation des biens numériques : de la commercialisation à la portabilité, sic! 2016, 572, et A. Peyrot/ S. Antreasyan, Succession 2.0 : les biens numériques, not@lex 2016, 21 s.  3 I.e. des univers persistants, soutenus par un système informatique mettant en relation un nombre important d’utilisateurs qui sont immergés par le biais de leur avatar et qui interagissent dans cet univers ; pour une définition plus détaillée, cf. S. Antreasyan, Réseaux sociaux et mondes virtuels – Contrat d’utilisation et aspects de propriété intellec- tuelle, Genève 2016, 7 ss.  4 À titre indicatif, Second Life compte à présent entre 27000 et 51000 utilisateurs uniques chaque jour .  5 Cf. notamment: et

La possibilité offerte aux utilisa- teurs de certains mondes virtuels de créer des biens virtuels (sur lesquels peuvent figurer des signes violant po- tentiellement le droit des marques) et de les échanger avec d’autres utilisa- teurs à titre onéreux ou gratuit pose nécessairement des questions juridiques au regard du droit de la propriété intel- lectuelle et, pour ce qui concerne cet article, en droit des marques. Par ailleurs, les biens virtuels constituent un moyen de monétisation (i) des services de messagerie instanta- née proposés par les réseaux sociaux ou d’autres opérateurs ainsi que (ii) des jeux vidéo. À titre d’exemple, Apple a récemment ouvert un App Store spéci- fique pour son logiciel de messagerie iMessage, sur lequel on trouve principa- lement des stickers ( i.e. des images ou animations qui peuvent être envoyées aux contacts de l’utilisateur via ladite application de messagerie) dont la ma- jorité est payante 6 . En ce qui concerne les jeux vidéo, il est de plus en plus fré- quent de pouvoir y télécharger du contenu additionnel ( e.g. personnaliser l’expérience par des biens virtuels ou en déverrouillant des niveaux supplémen- taires) contre paiement. Dans certains cas, les biens virtuels sont uniquement proposés directement par l’opérateur. Dans d’autres cas (comme l’exemple d’ iMessage ), l’opéra- teur permet à des tiers de proposer des biens virtuels destinés à être utilisés sur sa plateforme. Dans ce dernier cas, les biens virtuels peuvent être utilisés comme outil marketing par des marques, mais des développeurs peu scrupuleux peuvent également tenter de profiter du succès d’une marque en proposant des biens virtuels arborant com/2016/12/googles-improbable-deal-re create-real-world-vr/>.  6 Cf. notamment : .

un signe similaire à une marque enre- gistrée. Cet article a pour but d’étudier les questions qui se posent en droit des marques en lien avec les biens virtuels, que nous proposons de diviser en trois groupes. En premier lieu, quelle est la nature d’un bien virtuel, i.e. peut-il être considéré comme un « produit » au sens de la LPM? En second lieu, se pose la question de savoir comment protéger un signe utilisé en lien avec des biens virtuels (auquel nous nous référerons en tant que « signe virtuel » dans cet article). Enfin, la question se pose de savoir comment juger la similarité des produits et/ou des services dans le cadre de la protection des marques – qui bénéficient d’une protection légale en vertu d’un enregistrement dans un re- gistre de marques national, régional ou international, ou en vertu d’une loi ou une convention ( e.g. la marque no- toire) – enregistrées pour des produits ou services traditionnels (auxquelles nous nous référerons en tant que «marques traditionnelles » dans cet ar- ticle). Ainsi, cet article traitera dans un premier temps de la qualification des biens virtuels au regard du droit des marques (infra, II). Cette qualification est importante en ce qu’elle influe sur la possibilité (et les modalités) de pro- tection d’un signe virtuel (infra, III) et sur l’analyse de la violation d’une marque traditionnelle (infra, IV).

II. Qualification des biens

virtuels au regard du droit des marques

La fonction de la marque est de distin- guer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM). À l’exception des marques notoires (art. 3 al. 2 let. b LPM), un signe doit être enregistré en relation avec des produits ou des ser- vices pour entrer dans le champ d’appli-

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cation de cette loi. Il s’agit d’une condi- tion essentielle de dépôt, du maintien du droit et de l’action en violation d’une marque. Ainsi, une marque est un bien im- matériel qui peut être utilisé en relation avec des biens corporels (matériels) – lorsqu’elle sert à distinguer des pro- duits – et/ou avec des services. Les biens virtuels, quant à eux, ne peuvent être aisément classés sous le libellé de produit ou sous celui de ser- vice. En effet, il existe différents types de biens virtuels qui sont susceptibles d’entrer dans diverses catégories. De plus, ils possèdent potentiellement cer- tains aspects des produits ( e.g. une fonc- tion ou une apparence analogue), mais également le caractère immatériel des services. Aussi, la question fondamentale – car nécessaire formellement dans la demande d’enregistrement d’une marque (art. 28 al. 2 let. c LPM) 7 et qui pourrait influencer l’analyse de la simi- larité des produits et/ou services dans le cadre d’un conflit entre un signe vir- tuel et une marque traditionnelle 8 – qui se pose ici est de savoir si les biens vir- tuels peuvent être considéré comme des produits au sens de la LPM. La notion de produit, au sens de la LPM, sera d’abord présentée en général et confrontée aux biens virtuels (in- fra, 1). Partant des constats qui auront été effectués, une définition souhaitable de cette notion sera présentée (infra, 2). 1. En général La définition du produit doit en premier lieu être recherchée dans la loi (in- fra, a). Cependant, l’analyse empirique (infra, b) – soit l’étude de la Classifica- tion de Nice 9 et des listes de produits

tenues par certains offices nationaux et régionaux – est également utile pour apprécier la portée pratique de cette notion. a) Définition légale Le produit, au sens de la LPM, n’est pas défini dans la loi, dans la jurisprudence ou la doctrine. Par ailleurs, le Conseil fédéral n’a pas pris la peine de le faire, ni dans le message relatif à la LPM 10 ni dans les messages relatifs à l’aLMF 11 . Cette lacune est probablement due au fait que cette notion paraît évidente. En effet, on ne pouvait pas imaginer – spé- cialement à l’époque de l’entrée en vi- gueur de l’aLMF (intervenue en 1880) – qu’un produit puisse être autre chose qu’un bien matériel. L’analyse littérale renforce ce point de vue car le texte allemand de l’art. 1 LPM emploie le terme «Waren » comme équivalent au terme « produits » figu- rant dans la version française. «Waren » peut également être traduit par «mar- chandises ». À teneur de cette analyse littérale, un produit au sens de la LPM doit nécessairement être un bien corpo- rel, ce qui a pour conséquence qu’un bien virtuel ne pourrait, en principe, pas être considéré comme tel 12 . marques révisé à Genève le 13 mai 1977 (RS 0.232.112.9). 10 FF 1991 I 1. 11 FF 31 III 697 ; 38 III 519 ; 42 I 589. 12 À teneur de l’art. 7 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (CUP) et de l’art. 15 par. 4 ADPIC, « [l]a nature des produits ou services auxquels une marque de fabrique ou de commerce s’appliquera ne constituera en aucun cas un obstacle à l’enre- gistrement de la marque». On pourrait alors considérer qu’un État membre de l’OMC vio- lerait ses obligations s’il ne permettait pas l’enregistrement d’un signe utilisé en relation avec des biens virtuels dans une classe de produits ou de services au sens de la LPM. Cependant, il appert que la formulation peu claire de ces dispositions vise uniquement les marques utilisées en relation avec des produits dont la commercialisation serait soumise à autorisation dans les États

La doctrine allemande va dans le même sens puisqu’elle considère qu’un produit («Ware ») est un bien écono­ mique matériel («materielles Wirt­ schaftsgut ») 13 . b) Analyse empirique La Classification de Nice – qui com- prend une liste alphabétique des pro- duits et des services qui sont répertoriés dans quarante-cinq classes 14 et à la- quelle renvoie le droit suisse des marques 15 – ne comporte aucune déno- mination laissant entendre qu’un bien virtuel pourrait être enregistré à titre de marque de commerce (soit une marque servant à désigner des produits). C’est également le cas des listes de produits tenues par l’Office de l’harmo- nisation dans le marché intérieur (OHMI) 16 et le Japan Patent Office (JPO) 17 . Cependant, contrairement à la Classification de Nice, ces listes de pro- duits incluent la désignation « virtual reality game software » (classe 9) ou le service « [d]esign and development of membres (sur cette question, voir en particu- lier C.M. Correa, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Oxford 2007, 182 ; N. P. De Carvalho, The TRIPS Regime of Trademarks and Designs, La Haye 2006, 247 ss ; D. Gervais, The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis, 3 e éd., Londres 2008, 270) et il faut ainsi conclure que ces dispositions ne s’appliqueraient pas dans le cadre qui nous intéresse. Il est également à noter dans ce contexte que la formulation anglaise « nature of the goods» des art. 7 CUP et 15 par. 4 ADPIC n’est pas plus évidente que le texte français. 13 Voir notamment K.-H. Fezer, Markenrecht, Munich 1997, MarkenG 3 N 111, et les réfé- rences citées. 14 Art. 1 al. 2 ii de l’Arrangement de Nice. 15 Art. 11 al. 2 OPM. 16 L’OHMI dispose d’un outil d’aide à la classi- fication (TMclass) qui lui est propre et qui regroupe toutes les désignations de produits et de services qui ont été acceptés par l’Office . 17 La liste tenue par le JPO comprend les déno- minations reconnues par le « Cabinet Order » (art. 6 de la loi japonaise sur le droit des marques n o 27 du 13 avril 1959.

 7 Infra, III.2.  8 Infra, IV.3.

 9 Selon l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des

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liste des produits de l’USPTO comprend une référence aux biens virtuels. Ainsi, à teneur de la pratique actuelle, il n’est pas certain qu’un bien virtuel soit ac- cepté, en Suisse, en tant que produit. 2. Définition souhaitable Il ressort de ce qui précède que la défi- nition légale du produit n’est plus en adéquation avec la pratique, au moins depuis que les logiciels et les livres élec- troniques qui ne sont pas fixés sur un support physique peuvent être valable- ment désignés dans un enregistrement de marque. La caractéristique maté- rielle qui ressort de l’analyse littérale de l’art. 1 al. 1 LPM – en français, mais spécialement en allemand – ne devrait pas avoir pour conséquence d’empêcher que la notion de produit soit interprétée largement. Ainsi, la notion de produit, au sens de la LPM, doit englober non seulement les biens matériels, mais éga- lement les biens virtuels. De plus, cette définition du produit élargie aux biens virtuels se justifie également en raison de la fonction de la marque. Selon l’art. 1 al. 1 LPM, la marque a une fonction distinctive ( i.e. elle sert à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises). Elle a également une fonction «d’indication de prove- nance » qui permet aux consommateurs d’identifier la source d’un produit ou d’un service 20 (soit l’entreprise qui l’offre ou, en cas de licence, sous le contrôle de laquelle il est offert) 21 . Par- tant, il est légitime que cette fonction soit remplie également dans un contexte dématérialisé : une entreprise qui offre des biens virtuels devrait pouvoir béné- ficier de l’identification de ces biens virtuels au même titre que si elle offrait des biens matériels.

Il faut ainsi retenir que la notion de produit, au sens de la LPM, doit être étendue et englober tant les biens maté- riels que les biens virtuels.

computer game software and virtual rea­ lity software » (classe 42). Ces dénomi- nations visent en particulier les logiciels des opérateurs de monde virtuels ou de jeux vidéo multi-joueurs en ligne (MMORPGs). En revanche, la liste des produits approuvés 18 pour la classe 9 de la Clas- sification de Nice du United States Patent and Trademark Office (USPTO) com- prend en particulier l’entrée suivante (admise le 9 avril 2009) : « [d]own­ loadable virtual goods, namely, computer programs featuring [specify nature, type, e.g. articles of clothing] for use in online virtual worlds » 19 . En outre, toutes les listes de pro- duits susmentionnées prévoient que les logiciels et les livres électroniques peuvent être enregistrés en tant que marque désignant un produit (en classe 9 de la Classification de Nice), même s’ils ne sont pas fixés sur un support phy- sique mais téléchargeables sur Internet. Il est donc nécessaire de mettre en pers- pective la notion « classique » de produit en ce qu’elle a déjà été étendue pour prendre en compte un type de bien immatériel. Une interprétation selon laquelle des biens virtuels peuvent être considé- rés comme des produits, au sens de la LPM, ne peut ainsi pas être exclue d’em- blée. En définitive, la nature des biens virtuels au sens de la LPM n’est pas évi- dente à déterminer. Selon la définition légale d’une part, ils ne devraient pas être considérés comme des produits. D’autre part, d’après les conclusions tirées de l’analyse empirique, seule la 18 Il est important de noter que la liste tenue par l’USPTO ainsi que celles tenues par l’OHMI et le JPO ne sont pas établies de façon abs- traite par les offices respectifs mais résultent des formulations utilisées par les déposants dans leurs demandes d’enregistrement de marque. 19 Cette formulation sera discutée plus en détail dans le chapitre concernant la procédure de dépôt d’un signe virtuel (infra, III.1.b).

III. Enregistrement et protection d’un «signe virtuel »

La question de l’enregistrement d’un signe virtuel se pose tant pour les per- sonnes qui souhaitent protéger un signe utilisé uniquement en lien avec des biens virtuels que pour des titu- laires de marques existantes qui sou- haitent s’assurer que leurs marques sont protégées également en lien avec leur utilisation « sur » des biens virtuels (en étendant l’enregistrement à de nouveaux produits ou en déposant des nouvelles marques) 22 . La LPM dispose que le droit à la marque prend naissance par l’enregis- trement (art. 5 LPM) et que ce droit appartient à celui qui la dépose en pre- mier (art. 6 LPM). Il en résulte que la protection d’un signe virtuel à titre de marque nécessite qu’il soit enregistré au préalable. Pour que cette protection soit effi- cace, il faut également que ce signe soit doté d’une force distinctive (art. 2 let. a LPM) – les questions relatives aux mo- tifs absolus d’exclusion de la protection d’un signe par la LPM se posant de la même façon indépendamment de la nature du bien (réel ou virtuel) 23 – et que la marque soit valablement utilisée. 22 En effet, nous verrons plus loin (infra, IV) que la protection d’une marque traditionnelle n’est pas très étendue lorsque celle-ci est uti- lisée en lien avec des biens virtuels. 23 Pour une présentation détaillée des motifs absolus d’exclusions en droit des marques, cf. en particulier Cherpillod (n. 21), 71 ss ; E. Meier/S. Fraefel, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, LPM 2 N 1 ss ; M. Städeli/S. Brauchbar Birkhäuser, Bas- ler Kommentar, MSchG, 3 e éd., Bâle 2017, MSchG 2 N 1 ss ; E. Marbach, SIWR III/1, 2 e éd., Bâle 2009, 55 ss.

20 ATF 123 III 469 ss. 21 I. Cherpillod, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, 60.

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Biens virtuels et droit des marques

Ce chapitre examinera les condi- tions, tant formelles que matérielles, devant être remplies afin de protéger un signe utilisé pour distinguer des biens virtuels. Ainsi, seront analysées en pre- mier lieu les conditions formelles d’en- registrement des marques (infra, 1) – dans la mesure où, pour être protégées par la LPM, celles-ci doivent être préa- lablement enregistrées (sous réserve de la protection des marques notoirement connues qui sont protégées sans enre- gistrement 24 ) – et l’obligation d’usage pour le maintien du droit à la marque (infra, 2). Dans le prolongement des ques- tions portant sur l’enregistrement et le maintien du droit à la marque, l’étendue de la protection d’un signe virtuel enre- gistré à titre de marque sera analysée (infra, 3). La procédure de dépôt de marques est régie par les articles 28 à 30 de la LPM et les articles 8 à 19 de l’OPM. L’art. 28 al. 1 LPM traite de la qua- lité pour déposer une marque (soit toute personne, morale ou physique, qui ex- ploite ou non une entreprise) 25 . L’art. 28 al. 2 LPM indique les pièces qui doivent être remises à l’IPI pour que le dépôt soit réputé effectué, notamment la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée (let. c). À ce titre, la question de savoir dans quelle(s) classe(s) les signes utilisés en relation avec des biens virtuels devraient être enregistrés sera examinée avec une 24 Art. 3 al. 2 let. b LPM. 25 FF 1991 I 30 ; voir également J. de Werra, Kunst und geistiges Eigentum, in: P. Mosi- mann/M.-A. Renold/A. F. G. Rascher (éds), Kultur, Kunst, Recht – Schweizerisches und internationales Recht, Bâle 2009, 507; L. Do- rigo, SHK, Markenschutzgesetz, MSchG 28 N 6 ss ; J. Poupinet, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, LPM 28 N 3. 1. Procédure de dépôt d’un «signe virtuel » à titre de marque

attention particulière (infra, a). Enfin, une synthèse rappellera les pratiques souhaitables que l’IPI devrait adopter dans le cadre d’une demande d’enregis- trement d’un signe virtuel à titre de marque (infra, b). a) Liste des produits ou services auxquels la marque est destinée Mises à part l’indication du nom du déposant ou de son représentant (let. a) et la reproduction de la marque (let. b), qui ne soulèvent pas de questions par- ticulières dans le cadre de cette étude, l’art. 28 al. 2 LPMprévoit que – en vertu du principe de spécialité 26 – la demande d’enregistrement doit contenir la liste des produits et/ou des services auxquels la marque est destinée (let. c). En outre, l’OPM indique que les produits et les services doivent être répartis dans des groupes qui correspondent aux classes internationales selon la classification internationale de Nice (art. 11 al. 2 OPM), faute de quoi la demande d’enre- gistrement sera déclarée irrecevable par l’IPI (art. 30 al. 1 LPM). À ce titre, il est utile de préciser que divers outils d’aide à la classification sont disponibles 27 et, si la description exacte du produit n’existe pas, le demandeur peut en pro- poser une par analogie (enmentionnant la classe de la description analogue) 28 . La désignation claire de la nature virtuelle des produits ou services pour lesquels la marque est utilisée revêt une certaine importance. À défaut, cela pourrait conduire l’autorité compétente de certaines juridictions à refuser (ou invalider) la protection du droit des marques en raison d’un potentiel carac- tère trompeur de la marque 29 . Ce pour-

rait notamment être le cas si le signe est déposé en tant que marque communau- taire. En ce sens, une décision du Tri­ bunal de commerce de Bruxelles du 12 janvier 2011 30 a invalidé une marque parce qu’elle était de nature à tromper le public. Dans cette affaire, la Cour a considéré que la marque «Duff Beer » 31 était trompeuse dans la mesure où elle n’était pas utilisée en relation avec de la bière, mais seulement avec des verres à bière ou de la bière sans alcool. L’art. 7 al. 1 let. g du Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire 32 prévoit en effet que « [s]ont refusé[e]s à l’enregistrement […] les marques qui sont de nature tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». En Suisse, les conséquences ne seraient probablement pas les mêmes, étant donné que seul le rapport trom- peur entre la marque et les produits ou services pour lesquels elle est utilisée est pertinent (art. 2 let. c LPM) 33 . En revanche, le titulaire d’une marque suisse qui n’utilise pas sa marque en relation avec les produits ou les services enregistrés pourrait être déchu du droit à sa marque en vertu des art. 11 et 12 LPM. Dans le cadre de ce chapitre, nous discuterons comment les signes virtuels doivent être désignés et décrits et dans quelle(s) classe(s) de produits (in- fra, aa) et/ou de services (infra, bb) il faut les ranger. demande (Directives IPI, 62); cf. également Cherpillod (n. 21), 93. 30 A.R. 2009/6122. 31 «Duff Beer » est la célèbre marque de bière consommée par Homer Simpson dans la série «The Simpsons ». Elle a été enregistrée par Twentieth Century Fox Film Corporation en tant que marque communautaire (n o 001341130). 32 Cette disposition n’a pas été modifiée par le Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015. 33 Cherpillod (n. 21), 94 s.

26 Marbach (n. 23), 131 et 240 s. 27 .

28 Voir les critères établis dans les Directives en matière de marques de l’IPI du 1 er janvier 2017 (Directives IPI), 63 s. 29 La pratique de l’IPI à cet égard est d’informer le déposant et de lui demander de préciser les produits ou services concernés par sa

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aa) Produits Une interprétation extensive de la no- tion de produit a été proposée de ma- nière à y inclure les biens virtuels 34 . Partant, il faut déterminer la façon d’intégrer ce nouveau type de produits dans le système de la Classification de Nice. À notre sens, la meilleure méthode de classification serait d’inscrire tous les biens virtuels en classe 9 dans la mesure où ils sont de nature semblable aux logi- ciels (terme qui figure dans l’intitulé de la classe 9) 35 . Du point de vue pratique, le type de biens virtuels devrait être précisé- ment décrit, à l’instar de ce que semblent avoir institué (intentionnellement ou non) les États-Unis. En effet, l’USPTO a admis le produit suivant dans sa liste des produits approuvés : « [d]own­ loadable virtual goods, namely, computer programs featuring [specify nature, type, e.g. articles of clothing] for use in online virtual worlds ». La terminologie utilisée pourrait s’avérer problématique si cette formu- lation servait de base pour décrire les biens virtuels. Plus précisément, les termes « téléchargeables » et « pro- grammes d’ordinateur » sont mal choi- sis. Le premier terme ne semble pas nécessaire pour définir les biens virtuels et, plus important, il aurait pour consé- quence d’exclure de cette définition tous ceux qui ne sont pas téléchar- geables 36 . Ce qualificatif ne devrait ainsi pas être utilisé. La référence aux « pro- grammes d’ordinateur » ne devrait pas 34 Supra, II.2. 35 Pour une discussion plus approfondie de la classification des biens virtuels, cf. Antrea- syan (n. 3), 165 ss. Une autre option aurait été de créer une nouvelle classe pour les biens virtuels; cette option a cependant été écartée pour des raisons pratiques. 36 Il est nécessaire de noter que, dans certains cas, les biens virtuels des utilisateurs ne sont jamais stockés de manière permanente sur leur équipement informatique mais sont stockés sur des serveurs distants.

non plus figurer dans cette formulation dans la mesure où les biens virtuels ne sont pas nécessairement des logiciels. La formulation suivante, adaptée de la précédente, devrait ainsi être uti- lisée pour décrire, au sein de la classe 9, les biens virtuels : « les biens virtuels [type spécifier (e.g. des stickers ou des vêtements virtuels)] qui sont destinés être utilisés dans [type de service (e.g. réseau social, monde virtuel, service de messagerie)] ». L’indication claire du type de bien virtuel dans la description du produit visé par l’enregistrement est critique dans la mesure où, si toutes les marques virtuelles étaient enregistrées en classe 9 sous la même dénomination quel que soit le type de biens virtuels visés, cela pourrait avoir pour consé- quence de soustraire les biens virtuels au principe de spécialité. En effet, si un signe virtuel était enregistré à titre de marque sans précision de son type (en classe 9), tous les types de biens virtuels risqueraient d’être considérés comme identiques ou au moins similaires. En effet, l’élément de comparaison déter- minant ne porterait pas sur les types de biens virtuels concernés mais plutôt sur le simple fait qu’il s’agit de biens vir- tuels. De plus, bien que la Classification de Nice ne soit pas déterminante dans l’appréciation de l’identité ou de la simi- larité des produits ou services 37 , celle-ci constitue tout de même un indice pris en compte dans la jurisprudence 38 . Un tribunal admettrait ainsi probablement la similarité des produits si les produits en question se trouvent non seulement dans la même classe mais également sous la même dénomination 39 . 37 Cherpillod (n. 21), 12 ; Marbach (n. 23), 132 et 246 ss. 38 Cf. notamment Städeli /Brauchbar Birk­ häuser (n. 23), MSchG 3 N 125 s. et les réfé- rences citées. 39 À titre d’exemple, la CREPI, dans une décision du 30 juin 2005 (CREPI, sic! 2005, 753), a jugé que les services d’organisation de loterie sont similaires aux services de divertisse-

En conséquence – si le principe de spécialité n’était pas respecté dans un contexte virtuel – les marques désignant des biens virtuels obtiendraient, dès leur enregistrement, une protection analogue aux marques de haute renom- mée au sein des services concernés. À titre d’exemple, on pourrait imaginer que l’utilisateur d’un monde virtuel, qui fait du commerce de vêtements virtuels sous le signe X – et qui obtient la protec- tion de ce signe à titre de marque dans la classe 9 pour des « biens virtuels » – pourra empêcher un autre utilisateur de faire usage de ce signe en relation avec tous les types de biens virtuels, par exemple avec des stickers. Ceci confére- rait de facto un statut de quasi marque de haute renommée – limitée aux mondes virtuels – au signe X. Les biens virtuels doivent ainsi être inscrits en classe 9 et être décrits de manière spécifique (tel que proposé ci-dessus) au risque de ne pas être consi- dérés comme étant suffisamment pré- cis. bb) Services Comme il a été discuté plus haut 40 , il n’est pas acquis que les biens virtuels soient considérés comme des produits au sens de la LPM. Ceci entraîne une insécurité quant à la possibilité d’enre- gistrer, en tant que marque de com- merce, un signe utilisé pour distinguer des biens virtuels. ment : « [e]n ce qui concerne les services de la classe 41 des deux marques en présence, jugés par l’instance précédente dans sa déci- sion attaquée comme étant similaires, la majorité de la Commission de recours est d’avis qu’il convient en effet de considérer que, malgré leur spécificité, relevée par la recourante dans son mémoire du 28 no- vembre 2003, les services revendiqués par la marque attaquée, à savoir ‹organisation de loterie› sont bien compris dans les services de divertissement (‹Unterhaltung›) de la marque opposante. » 40 Supra, II.1; cf. toutefois la définition souhai- table que nous proposons (supra, II.2).

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b) Synthèse En l’état actuel du droit, le point de savoir si un signe désignant des biens virtuels peut faire l’objet d’un enregis- trement à titre de marque pour des pro- duits n’est pas clair. Cela étant, nous proposons d’admettre à l’enregistre- ment les marques désignant des biens virtuels en classe 9. Dans ce cadre, la pratique qui doit être recommandée à l’IPI concernant cette formalité est d’en- registrer les marques désignant des biens virtuels en classe 9, en spécifiant le type de biens virtuels dont il s’agit, selon le modèle proposé qui est adapté de la pratique américaine 43 . Cette pratique, même si elle n’était pas suivie par d’autres offices natio- naux, permettrait néanmoins aux titu- laires de marques virtuelles, dont le dépôt originaire a été effectué en Suisse, de bénéficier du système de Madrid et ainsi permettre l’extension de la protec- tion territoriale de leur marque. En effet, selon l’art. 5 al. 1 de l’Arrange- ment de Madrid et du Protocole de Madrid (qui renvoie à la clause « telle quelle » de l’art. 6 quinquies CUP), les offices nationaux doivent admettre la protec- tion « telle quelle » d’une marque vala- blement déposée ou enregistrée dans l’État de base. Ils ne peuvent refuser une extension territoriale que dans trois si- tuations 44 dont un éventuel conflit rela- 43 Supra, III.1.b.aa. 44 Art. 6 quinquies let. b CUP: lorsque les marques: « (1) […] sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée; (2) sont dépour- vues de tout caractère distinctif, ou bien com- posées exclusivement de signes ou d’indica- tion pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine des produits ou l’époque de production, ou deve- nus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée; (3) sont contraires à la morale ou à l’ordre public et notamment de nature à tromper le pu- blic. Il est entendu qu’une marque ne pourra être considérée comme contraire à l’ordre public pour la seule raison qu’elle n’est pas

Un utilisateur de monde virtuel qui fait le commerce de tels biens pourrait alors tenter d’obtenir une protection à titre de marque de service afin de pro- téger (indirectement) sa marque utili- sée en relation avec des biens virtuels. Dès lors, il faut vérifier si le commerce de biens virtuels pourrait constituer un service au sens de la LPM. Une grande partie des biens vir- tuels sont utilisés, au moins partielle- ment, dans un but de divertissement ou comme complément d’un service de télécommunication. On pourrait alors imaginer que les signes utilisés en rela- tion avec l’offre de certains biens vir- tuels soient enregistrés en classe 41 (services de divertissement) ou en classe 42 (dans laquelle sont classés notamment les services de conception de logiciels ou de sites internet) 41 . À cet égard, il est intéressant de relever que, le 8 octobre 2009 l’USPTO a admis la description suivante dans sa liste des services approuvés en classe 41 : « [e]ntertainment services, namely, providing on-line, non-downloadable vir­ tual [indicate goods] for use in virtual environments created for entertainment purposes ». Il reste à mentionner que la des- cription de ce type de service doit être suffisamment précise. À ce titre, les développements dans le cadre de la pra- tique souhaitable pour l’enregistrement des marques désignant des biens vir- tuels en classe 9 sont également valables ici 42 .

tif à la classification des produits ou services ne fait pas partie 45 . En re- vanche, il est nécessaire que le titulaire désigne précisément les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée – et en indique ainsi claire- ment la nature – au risque de se voir refuser (ou invalider) la protection du droit des marques dans certaines juri- dictions en raison d’un potentiel carac- tère trompeur 46 . Par ailleurs, concernant l’enregis- trement des marques de services, leur classification ne sera pas probléma- tique, qu’elles soient utilisées en rela- tion avec l’offre de service dans un monde virtuel ou en relation avec le commerce de biens virtuels. 2. Obligation d’usage Les art. 11 et 12 LPM soumettent le maintien du droit à la marque à l’usage de celle-ci. L’usage est défini en premier lieu par la loi. De plus, les contours de cette notion ont été précisés par la juris- prudence et la doctrine. Plusieurs conditions doivent être remplies pour que l’usage soit valable : le signe doit être utilisé en relation avec les produits ou services enregistrés (infra, a), sous une forme similaire à la marque enregistrée (infra, b). Il doit être sérieux (infra, c) et avoir lieu en Suisse (infra, d). conforme à quelque disposition de la législa- tion sur les marques, sauf le cas où cette dis- position elle-même concerne l’ordre public». 45 L’OMPI précise d’ailleurs dans son Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Pro- tocole de Madrid: «[u]n Office ne devrait pas non plus soulever des objections quant au classement des produits et services dans l’en- registrement international. Même si un Office conteste le classement (qui naturellement aura été approuve par le Bureau internatio- nal), une objection fondée sur ces motifs sera sans effet, dès lors que le classement dans le registre international demeure inchangé» (, N 17.06). 46 Supra, III.1.b.

41 A. Kotelnikov, Trade Marks and Visual Repli- cas of Branded Merchandise in Virtual Worlds, Intellectual Property Quarterly, 2008, 125 s. 42 Supra, III.1.b.aa.

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a) Usage en relation avec les

la forme de l’usage et la marque enre- gistrée laissent la même impression d’ensemble sur les milieux concernés 48 . Tel est par exemple le cas d’une marque combinée qui est utilisée sans l’un de ses éléments, sauf si l’élément abandonné est caractéristique 49 . Cette condition ne pose pas de problème particulier eu égard aux marques relatives à des biens virtuels. L’usage sous une forme ne divergeant pas essentiellement de la marque enre- gistrée sera ainsi évalué selon les cri- tères « classiques ». c) Usage sérieux La notion d’usage de l’art. 11 LPM doit être interprétée de façon plus restrictive que dans le cadre de l’art. 13 LPM qui définit le droit exclusif d’utilisation de la marque par son titulaire 50 . Ainsi, on admettra plus difficilement l’usage pour le maintien du droit sur la marque que pour l’usage contrevenant aux droits exclusifs de son titulaire. Le caractère sérieux de l’usage implique que la marque soit utilisée dans le commerce 51 . Ceci doit être véri- fiable par des critères objectifs interpré- tés selon les circonstances du cas d’es- pèce 52 . Seront notamment pris en compte : le volume de ventes, l’étendue géographique et la durée 53 . 48 La pratique du Tribunal fédéral en la matière est restrictive (cf. notamment sic ! 2014, 81 ss, «M-Watch II » ; ATF 130 III 267 ss) . 49 ATF 130 III 267 ss (utilisation du seul élé- ment verbal); pour plus d’informations, voir également Meier (n. 47), 61 ss, et Wang (n. 47), MSchG 11 N 73 ss. 50 L. David, Kommentar Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, MSchG 11 N 5 et MSchG 13 N 10 ; Meier (n. 47), 32. 51 Gilliéron (n. 47), 107; Meier (n. 47), 50 ss. 52 Gilliéron (n. 47), 107 ; Meier (n. 47), 50. Ainsi, ces critères ne seront pas interprétés de la même façon pour un produit de consom- mation usuel ( e.g. des boissons) que pour un produit rare ( e.g. un bijou). Dans ce dernier cas, le volume de vente exigé ne saurait être aussi élevé que pour le premier. 53 Meier (n. 47), 51 s.

Ainsi, une mise à disposition de biens virtuels à titre gratuit ne sera pas suffisante pour que l’usage de la marque virtuelle y relative soit considéré comme sérieux. Le critère du volume de ventes devra également être interprété au cas par cas selon le type de bien virtuel en question. Dans la plupart des cas, la règle devrait être qu’un volume de vente important est exigé pour reconnaître un usage sérieux, dans la mesure où les biens virtuels n’ont en règle générale pas une grande valeur vénale et qu’ils sont donc généralement vendus en rela- tivement grand nombre. Le critère de la durée se posera au même titre que l’usage d’une marque enregistrée pour des produits réels, i.e. un usage régulier et pas uniquement des actes isolés 54 . Enfin, l’étendue géographique n’entre pas en ligne de compte dans la mesure où, en principe, la commercialisation des biens virtuels dépasse les fron- tières 55 . Par ailleurs, Meier, en se référant largement à la doctrine allemande, pré- cise que le caractère sérieux d’un usage publicitaire de la marque s’apprécie selon « la durée et l’étendue de la cam- pagne publicitaire, les possibilités de commander les produits, les mesures préparatoires à la fabrication ou à la commercialisation déjà réalisées » 56 . L’usage sérieux d’une marque – qui n’est pas nécessairement enregistrée en lien avec des biens virtuels – peut ainsi être reconnu lorsqu’il est effectué dans un but publicitaire en se servant de biens virtuels comme « support ». Ce sera le cas si les circonstances de l’utili- sation « permettent à l’acheteur d’établir immédiatement un lien entre la marque et l’origine des produits ou des services concernés » 57 . L’usage d’une marque en 54 Gilliéron (n. 47), 107 s.; Meier (n. 47), 52. 55 La question – différente – du rattachement de l’usage de la marque en Suisse sera analy- sée infra, III.2.d. 56 Meier (n. 47), 54 s. 57 Meier (n. 47), LPM 11 N 10; cf. également Marbach (n. 23), 388 s.

produits ou services enregistrés Le premier aspect de la notion d’usage est un exemple de mise en œuvre du principe de spécialité. La marque doit ainsi être utilisée en relation avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée (art. 11 al. 1 LPM). Cette exigence met en évidence l’importance de la classification des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée. En effet, pour que le droit à la marque soit maintenu, l’utilisation doit porter précisément sur les produits ou services enregistrés, l’usage en relation avec un produit ou service similaire n’étant en principe pas suffisant 47 . L’usage doit également être effectué sous une forme ne divergeant pas essen- tiellement de la marque enregistrée (art. 11 al. 2 LPM). C’est le cas lorsque 47 Buri (n. 59), 175 ; E. Meier, L’obligation d’usage en droit des marques, Zurich 2005, 80. Cf. également P. Gilliéron, L’usage à titre de marque en droit suisse, sic! (édition spé- ciale) 2005, 105. Selon cet auteur, l’invoca- tion du non-usage de la marque en relation avec les produits ou services enregistrés « n’a d’intérêt qu’en dehors du principe de spécia- lité[,] le droit pour le titulaire d’exercer son droit exclusif à l’encontre de produits simi- laires [lui faisant] perdre […] son sens». Pour une présentation des divergences doc- trinales sur cette question – et plus générale- ment sur la question de savoir si l’usage d’une marque en relation avec un produit déter- miné d’une classe vaut usage pour tous les produits de la classe – voir M. Wang, SHK, Markenschutzgesetz, MSchG 11 N 33 ss et les références citées ; contra, et pour une inter- prétation littérale de l’art. 11 LPM, voir éga- lement E. Meier, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, LPM11 N 25 ss et les références citées. Ce dernier auteur est d’avis que permettre d’étendre l’usage à des pro- duits similaires reviendrait à agrandir le champ de protection de la marque, en parti- culier lorsque la marque protégée est faible (Meier, LPM 11 N 30). b) Usage sous une forme ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée

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